合规指南|“浑元形意派”商标保护指南（下）

上期简单介绍了独立游戏团队及中小游戏公司如何根据自身条件进行商标布局防止恶意抢注人的“偷袭”。但世事难料，若游戏还是不幸遭遇恶意抢注人的“偷袭”，相关商标被抢注且面临“被维权”的风险，独立游戏团队及中小游戏公司应如何应对？本期专栏继续为各位读者朋友介绍：

一、商标抢注的本质——违法行为

司法对于商标恶意抢注的态度很明确：商标抢注行为属于违法行为，这一认定体现在了《商标法》及《反不正当竞争法》的众多条文中：

《商标法》第九条要求申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突；第十三条禁止抢注驰名商标；第十五条禁止代表人、代理人等通过业务往来关系抢注被代表人、被代理人或业务相关方的商标；第十六条禁止抢注地理标志；第三十二条规定商标注册不得损害他人现有的在先权利、不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《反不正当竞争法》第六条禁止实施擅自使用他人有一定影响的商品特有名称、包装、装潢、企业名称、姓名、域名等的混淆行为。

这也为我们如何面对商标抢注人的恶意“维权”定了基调：战略上的“藐视”、战术上的“重视”。“藐视”基于的是对方行为的违法性，在我方合理应对的情况下无法得逞。战术上的“重视”基于的正是我们必须做到前一条所说的“合理应对”。

二、抢注者“维权”的应对

——见招拆招同时不忘回马一枪

（一）进行必要准备

根据《商标法》第三十二条的规定，商标恶意抢注中对被抢注商标的要件有二，分别是“有一定影响”和“不正当手段”。但由于在司法实践中通常认为在明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而径行申请注册的行为足以推定其具有利用他人商标商誉获利的意图，主观上具有恶意。因此在面对商标抢注者的恶意维权时，通常只需证明被抢注的商标“有一定影响”即可。

根据相关的司法实践，“有一定影响”的商标是指在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。因此，在游戏企业应当注意留存游戏名称、LOGO等核心要素的首次公布时的证据，例如：首次发布的网页、视频以及各家媒体对游戏进行的报道、游戏的销量证明及获得的相关奖项等，以证明游戏作品及相关要素属于“在先”权利以及“有一定影响”。

参加各类比赛获得的奖项是知名度的重要证据，务必保留

对于有余力的游戏企业，还可以选择委托相关机构对相应类别的商标进行定期监测，能够尽早发现抢注人的抢注行为，从而在抢注人完成商标的囤积前采取措施应对。

（二）如何防住抢注人的“偷袭”

1. 左正蹬：维权函

由于成本几乎为零，维权函是商标抢注者最为常见的“维权”手段。在维权函中，抢注人通常会说明公司名称、其持有的商标名称、商标注册号等信息，并要求停止使用该商标的名称或图形。

作为应对，在收到函件后，首先应当通过该函提供的信息前往中国商标网对商标的注册情况进行核实。

若商标确系真实且权利人名称与发函者一致，应当进行一定的准备以应对后续可能进行的“维权”，首先应当关注的是对方商标的申请注册日期。若该商标的注册日期晚于游戏对外公布日期且注册商标的名称、图形与游戏的相关要素一致，则基本可以判断该商标为违法抢注的商标。此时应开始收集游戏早于商标申请注册公布的相关证据以为后续的应对进行准备。

在准备的同时，为了确保游戏的不会遭遇恶意的平台投诉导致下架，此时可以向游戏的主要上架平台发送说明函，以说明我方在先使用的游戏名称和图标等要素遭到了恶意抢注并附上相关的证据以尽可能的降低平台投诉可能带来的损失。

此外，若抢注人发送的维权函件中有提及要求我方支付“转让费”、“授权费”等费用，将有可能构成敲诈勒索，可在收集完相关证据后至当地派出所进行报案。

PS：若很不幸该商标的注册日期确早于游戏最早对外公布日期，且注册商标的名称、图形与游戏的相关要素一致，那么只能说游戏在名称和图标等的选定上漏掉了本应当进行的事先查询和规避，在进一步确认该商标的真实性后建议对相应的要素进行替换。

当然，对于以“三国”等公有领域经典名著改编的游戏，即便他人有在先注册的商标，也可以主张游戏名称等要素系非商标性使用对维权人进行抗辩，相关内容详见：出海谈 | 浅谈中日名著改编作品的商标风险

2. 右鞭腿：律师函

相比维权函，律师函由于是以律师事务所及经办律师的名义发出，通常需经过律师的审核和确认，因此正式度更高，通常说明商标持有人对其权利较为确信。另一方面，律师函的发出也有可能是在为后续的平台投诉或诉讼进行准备，因此相比普通的维权函，对于受到律师函应当更加重视，但在确认对方的商标为违法抢注的情况下也无需过大的反应，收集好证据准备应对可能到来的平台投诉或诉讼即可。

对于有余力且不愿意单纯被动的等待抢注人下一步行动的游戏企业来说，也可以主动出击，向法院提起确认不侵权之诉来率先取得法院对于不侵害抢注人商标权利的判决。

3. 左刺拳：诉讼

若抢注人仍然很自信向法院起诉，在收到法院传票的时候也不用太紧张，此前的应对工作也正是为此而准备的。这时需要的做的就是请一名精通知识产权的律师并将此前收集到的所有证据材料交给他，由律师对证据进行整理参与应诉并根据情况提起反诉。

比如这位？

关于诉讼可能的结果，小编在此分享一个有趣的案例：广州市花亦浓贸易有限公司诉义乌市拾乐贸易有限公司侵害商标权纠纷案（<2019>浙07民终2958号）。该案有趣在无论是原告还是被告，都不是事实上案涉商标的权利人，原告是在第18类上抢注的第7733151号“”商标的权利人，被告是未经授权在箱包类产品上使用“”团的未授权使用人，而案涉的第7733151号商标眼尖的读者想必已经看出来是法国BUG游戏大厂育碧旗下的游戏《刺客信条》系列的Logo。

原版LOGO长这样

在这样的情况下，金华市中级人民法院认为：游戏产品的发行商，通常会在游戏大量发行或者积累一定的粉丝群体后，通过发行游戏周边产品，如在服饰、箱包、配饰上发行联名款等形式，获得持续性的收益，因此购买周边产品的消费群体与游戏玩家具有较大的重合度，很大一部分消费者是本着对游戏的热爱去购买相关产品，而狮子山（香港）实业有限公司将《刺客信条》游戏的图标注册在服饰、箱包等产品上，明显具有攀附《刺客信条》游戏知名度的故意。原告花亦浓公司在取得商标后，没有形成充分的商标宣传或实体销售的依据，而是利用商标禁用权及损害赔偿制度，针对广大游戏周边产品卖家提起了大规模侵权诉讼，主观恶意明显。……其借用司法资源谋取不当利益的行为，属于权利滥用，依法不予保护。最终，两审法院均驳回了原告亦浓公司的诉讼请求。

（三）“点到为止”的反击

除了应对抢注人的“偷袭”外，若游戏相关的反响和销量较好，商业价值稳步增长，还应当考虑对抢注人发起反击“以绝后患”。

根据我国《商标法》的相关规定，面对被抢注商标，游戏企业作为在先权利人可以在争议商标进入初步审定公告时提出异议。当争议商标核准注册时，还可以向商标评审委员会提出争议，认定被抢注的商标无效。此外，对于注册后超过三年未进行商标性使用的商标，还可以向商标评审委员会提出“撤三”申请——《商标法》第四十九条第二款规定注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

以上就是本期文章的全部内容了，小编在最后还是要劝各位商标抢注人耗子尾汁，好好反思，以后不要再犯这样的小聪明，知识产权领域要以和为贵，要讲武德，不要搞窝里斗。谢谢朋友们！

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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